新闻第43期 | 从抖音抖尊之争看商标与字号的权利搏斗

作者｜黄铄媛 香港大学硕士

          鲁思捷 爱丁堡大学硕士

          黄晓俊 乔治城大学硕士

          曹炜嘉 圣路易斯华盛顿大学 JSD

编辑｜Morry Mu 纽约大学本科

责编｜陈逸漩 中国人民大学本科

一、案情简介

2022年3月24日，杭州铁路法院对北京抖音信息服务有限公司(以下简称“抖音信息“)、抖音视界(北京)有限公司(以下简称“抖音视界“)与被告杭州抖尊传媒有限公司(以下简称“抖尊公司”)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案进行开庭审理。该案中，两原告认为被告抖尊公司用“字节跳动”作为企业字号，并在招聘活动中使用“字节跳动”、“ByteDance”等标识的行为侵犯其商标权，且构成不正当竞争。 

根据两原告提供的证据信息，被告抖尊公司的下列行为可能侵犯原告的商标权并构成不正当竞争：

1.抖尊公司曾用名为“杭州字节跳动传媒有限公司“，其使用“字节跳动”和“ByteDance”作为其企业中英文字号；

2.抖尊公司以“字节跳动”名义对外招聘，并在线下办公场所以“字节跳动”“BYTEDANCE”的名义设置海报构成不正当竞争；

3.抖尊公司在BOSS直聘网站中突出使用“字节跳动”标识构成商标侵权。

被告抖尊公司辩称：

1）抖尊公司使用“字节跳动”和“ByteDance”仅作为其企业中英文字号，并未用其进行实际经营，仅在开展招聘过程中使用上述标识；

2）抖尊公司在招聘过程中使用“字节跳动”“ByteDance”的使用范围与两原告登记注册的商标类别（35类）所规定的使用范围并不一致；

3） 抖尊公司已于2022年1月13日进行了名称的变更，原名称仅存续9个月。故抖尊公司并不会造成社会公众的混淆。

结合原被告提供的信息，该案主要有如下争议点：

（一）被告抖尊公司是否侵犯两原告商标权？

（1）商标专用权侵权行为的认定

《商标法》第五十七条对商标侵权行为进行了认定，即未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵害注册商标专用权的行为。

（2）何为商标的使用

根据《商标法》第四十八条，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告 宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

（3）在本案中，如何认定为他人注册商标专用权造成了损害

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第一条第一款规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，视为对他人注册的商标专用权造成损害。

结合本案案情，原告抖音信息公司于2014年8月20日申请注册“字节跳动”“ByteDance”商标，注册日期为2015年10月7日，被告抖尊公司注册于2021年4月13日，其使用的“字节跳动”“ByteDance”等标识与原告注册商标可认定为“相同“，基于其招聘人员的工作事项为直播中控，人力资源等岗位，与35类商标中所规定的“替他人推销；广告代理；商业信息 ；通过网站提供商业信息”有重叠的部分，且其在BOSS直聘等招聘平台及招聘现场均将上述标识进行放大突出显示，构成商标性使用，不构成合理使用。

（二）被告将原告注册的商标作为字号进行招聘，是否构成不正当竞争？

本案中，认定被告是否构成不正当竞争的判断路径应为：a.“字节跳动“及”ByteDance“是否为《反不正当竞争法》第六条所规定的”有一定影响力“的标识；b.被告使用上述标识的行为，是否构成《反不正当竞争法》第六条第二款中所规定的“擅自使用他人有一定影响力的企业名称，并引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”。

结合本案原被告所提供的材料，法院根据市场实际情况，认定两原告经过多年广泛地运用和推广，“字节跳动”字号已与两原告的实际经营形成了稳定的联系。因此其企业名称(包含简称、字号) 、商标与字号具有一定的关联和辐射。且被告抖尊公司经营范围包括互联网信息服务、个人互联网直播服务、广告设计、代理等，与原告具有竞争关系。在“字节跳动”及“ByteDance”已具有较高知名度的情况下，被告在其招聘过程中仍使用该字号，具有攀附原告市场声誉的故意，构成不正当竞争。

（三）赔偿金额的确定

根据《商标法》第六十三条，侵犯商标专用权的赔偿金额确定顺序如下：a. 被侵权人实际损失；b. 侵权人所获得的利益；c.商标许可使用费的合理倍数。恶意使用且情节严重的，按上述顺序所确定的赔偿金额的1-5倍确定。如上述因素皆较难判断，法院可自由裁量的赔偿金额上限为500万元人民币。根据《反不正当竞争法》第十七条第三款，不正当竞争所需赔偿的金额确定顺序如下：a.被侵权人实际损失；b. 侵权人所获得的利益。不论是商标侵权还是不正当竞争侵权赔偿金，均应包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，根据原告为调查取证工作所支出的公证费、律师费、保函费，基于被告实际收益难以判断，且其侵权行为已经终止，故判决被告赔偿原告经济损失及合理费用12万元。

（图片来自于网络）

二、从注册方式看企业字号侵犯商标的潜在可能

根据《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）第八条的规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。另外，根据《企业名称登记管理规定》第六条，企业名称应当由行政区划名称、字号（或者字号）、行业或者经营特点、组织形式组成。其中企业字号作为企业名称中最明显和区分度最高的部分，这就与商标具有相同的识别功能，这就导致了企业字号权与商标权的冲突。下文将从企业字号与商标注册方式的不同分析字号侵犯商标的潜在可能性。

（一）商标权和企业字号权所依据的法律不同

商标权取得的依据是《商标法》，属于法律的范畴。字号权取得的依据是国务院批准，以工商局令发布的《企业名称登记管理规定》，属于行政规章的范畴。这就导致企业注册取得字号的审核标准相对较低，在我国民事权利案件“不告不理“的前提下，即使存在《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三款规定的“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”的不当竞争行为，也需要商标权利人去法院诉讼或向工商登记机构申请才能维护自身权益，信息的滞后加大了企业字号侵犯商标的可能性。

（二）商标权和企业字号权的主管行政部门不同

商标权的主管机关是商标局，企业字号权取得依附于企业名称的登记。根据《企业名称登记管理规定》第三条的规定，我国对企业名称实行分级管理，企业名称在企业申请登记时，由国家市场监督管理总局和地方各级市场监督管理局核定。两者行政主管部门的不同，使得商标的注册信息和企业名称的登记情况信息相互隔绝，无法进行在先权利检索，这样自然就导致各地各省市之间存在着众多的企业与企业间字号相同、企业字号与在先注册的商标相同或近似的情况。

（三）商标权和企业字号权的保护范围不同

根据《商标法》第五十六条的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，保护的地域范围一般为一国境内。而根据《企业名称登记管理规定》，企业字号权的保护范围以登记地和营业地为基础，结合企业特点、营业范围等综合考量，在登记主管机关管理的范围内享有专用权，也可能超出该范围。商标和字号的权利人可能经营类别的不同和字号的登记主管机关可能是级别的不同，增加了商标权利人收集证据、发现和认定侵权行为的难度，从而加大了权利被侵害的潜在可能性。

即使由于注册方式的原因，企业字号存在侵犯商标的潜在可能性。但像本文的“抖音抖尊”案，企业字号侵犯在先商标权，涉嫌违反《商标法》和《反不正当竞争法》的规定，商标权利人可以在发现了商标权被侵害后，通过多种角度组织证据，进行论证，主张自身的合法权益。

三、字号型商标权侵权及不正当竞争行为构成要件

如前所述，恶意使用他人商标的行为将同时损害商标权人的商标权及竞争性权益，因而构成《商标法》的侵权行为和《反不正当竞争法》的不正当竞争行为。但是，商标权益的过度扩张无疑会给市场竞争秩序带来不良影响，因此法院在讨论字号类商标侵权及不正当竞争纠纷案件过程中应当采取严格的目的性限缩解释，在不同主体的利益之间寻求平衡。

（一）字号类商标侵权行为的构成要件

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“《解释》”）第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品突出使用，容易使相关公众产生误认的，构成《商标法》第52条规定的商标侵权。根据该《解释》的内容，可以看出字号型商标侵权应当符合以下四个构成要件：（1）是否使用了相同的文字；（2）是否用于相同或类似服务；（3）是否突出使用；（4）是否具有使消费者产生混淆或误认的可能性。 

此外，他人在先注册的商标依法在核定标识范围内排除他人使用的权利 。因此，在《解释》给出的四个构成要件之外，本案中法院还考虑了抖音公司持有的“字节跳动”商标注册时间在抖尊公司之前且已获得大量司法保护的事实，主要论证消费者已经将“字节跳动”四字与抖音公司产品紧密联系。因此抖尊公司若以“字节跳动”为字号则有可能导致消费者无法通过“字节跳动”准确识别抖音公司提供的服务，甚至导致相关公众误认为抖尊公司与抖音公司之间存在某种特定的联系。可以说如若企业在经营过程之中突出使用其他企业在消费者中享有一定知名度的商标并在宣传过程中突出使用，则有可能构成侵犯他人商标专用权。但是，商标注册时间只是判断商标侵权的参考因素，而非构成要件。唯有字号使用人突出使用商标，造成消费者混淆时才构成对商标持有者的侵权。

（二）不正当竞争行为认定

本案之中法院主要通过证明“字节跳动”属于抖音公司曾经的字号，根据反不正当竞争法第六条判定抖尊公司恶意使用他人曾经使用的字号造成消费者混淆，最终构成不正当竞争行为。

但其实不仅仅是使用字号，恶意使用他人在线注册的知名商标同样可以构成不正当竞争行为。国家工商总局制定的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第6条规定，处理商标与企业名称混淆的案件时，适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。我国反不正当竞争法的一般条款规定“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”因此，即使反不正当竞争法第6条没有明确将恶意将他人商标作为混淆行为的一种，恶意使用他人商标作为字号同样可能构成不正当竞争行为。该行为的构成要件主要包括：（1）使用字号的行为侵权侵犯了他人的在先的商标专有使用权；（2）侵权人具有一定的主观恶意；（3）造成了消费者的混淆。根据《企业名称管理条例》规定，字号的使用必须完整而规范，不能随意截取部分。字号是否正常且完整使用是判断某一商标是否会造成消费者混淆、是否侵犯商标权人在先权利的重要认定因素。 

参考文献

1.抖音信息公司于2014年8月20日申请注册第15190427号“字节跳动”商标，注册日期2015年10 月7日，核定使用在第35类“替他人推销；人事管理咨询；广告代理；点击付费广告；商业信息；通过网站提供商业信息”等服务上，有效期至2025年10月6日。该商标后转让于抖音视界公司。抖音信息公司于2014年8月20日申请注册第15189409号“ByteDance”商标，注册日期2015年10月7日，核定使用在第35类“广告代理；点击付费广告；商业信息；通过网站提供商业信息；替他人推销”等，有效期至2025年10月6日。该商标后转让于抖音视界公司。

2.彭建芬：《“吴良材”商标侵权及不正当竞争案评析》，2016年湖南大学法律硕士学位论文。

3.2020年无锡法院十大知识产权司法保护典型案例之三：上海太同弹簧有限公司与某弹簧公司“大同弹簧”商标侵权、不正当竞争纠纷案——平等保护境外知名字号，营造境内良好营商环境。

4.陈月红：《论字号与商标的权利冲突》，2004年西南政法大学硕士学位论文